Na semana passada, o Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido (UKIPO) revogou duas marcas registradas em nome da Nestlé, pois a empresa não conseguiu comprovar que as usou nos últimos cinco anos.
Com esta decisão, a transnacional teve que renomear a fórmula infantil S-26 e permitir que Holland & Barrett, rede multinacional britânica de lojas de produtos naturais com presença em 16 países, utilizasse essa marca em alguns de seus produtos, após solicitar sua autorização, juntamente com a revogação de ambas as marcas por falta de uso.
Cadbury x Nestlé
Esta não é a primeira disputa de marca que a empresa suíça tem contra outra, um caso bastante conhecido, sobre o qual teve perda parcial em julho, é a disputa da Nestlé com a Cadbury, também britânica, pelo uso da cor roxa (Pantone 2685C) como marca registrada e que a produtora de chocolate tenta registrar há anos com oposição do primeiro.
Até julho deste ano, quando a Suprema Corte da Inglaterra e País de Gales (Chancery Division) concordou com a Cadbury em seu recurso à decisão de Louise White (Hearing Officer), que disse, em 2019, que duas das três marcas em que a produtora de chocolate usa roxo são inválidos.
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Tudo começou quando a Cadbury quis fazer de sua marca 3 instâncias, indicando o roxo como sinal distintivo, a cor que usa em sua embalagem, cuja concessão foi contestada pela Nestlé, que foi secundada pelo Tribunal de Recurso da Inglaterra e País de Gales. Este considerou que a palavra "predominante", utilizada pelo requerente da marca, não pode definir um sinal distintivo e que, além disso, uma marca não pode ser constituída por cores, uma vez que não se pode presumir que uma cor per se constitua um sinal, segundo uma decisão semelhante à que recorreram para esta sentença: Libertel Groep BV contra Benelux-Merkenbureau, julgado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE).
De acordo com o European Union Trademark Enforcement Regulation (Eutmir), “marcas coloridas são marcas de uma única cor sem contornos ou uma combinação de cores sem contornos”. As que consistem exclusivamente em uma única cor devem, obrigatoriamente, reproduzir essa cor, enquanto as marcas que consistem em uma combinação de cores devem mostrar a organização sistemática da combinação de maneira uniforme e predeterminada, até porque "cores justapostas, sem forma ou contornos, ou uma referência a duas ou mais cores de todas as formas possíveis, não atendem aos padrões exigidos de precisão e uniformidade”, o que impossibilitaria determinar o alcance exato dos registros de marcas.
Neste caso, o Supremo Tribunal da Inglaterra e do País de Gales teve que determinar se a primeira marca, a cor da embalagem, era ambígua o suficiente para afetar a Nestlé, se a segunda marca poderia ser um sinal distintivo (assim foi julgado) e se o terceira marca (roxo aplicado em toda a superfície visível da embalagem) foi claramente descrita (sim, foi).
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As cores podem ser registradas como marcas?
Alan Harper, sócio de PI da Walker Morris LLP, explicou que – segundo o Artigo 3 da Diretiva da UE – uma cor é uma simples propriedade das coisas, embora possa constituir um sinal dependendo do contexto em que é usada.
“Embora este caso represente uma vitória para a Cadbury, não esclareceu particularmente a posição sobre o registro de cores como marcas. A conclusão deste julgamento é que cores com descrições que fornecem contexto correm maior risco de oposição ou invalidação. Enquanto isso, quem foca exclusivamente a cor como um conceito único, conforme o artigo 3º, tem maior chance de ser registrado”, escreveu.
Além disso, o artigo 2º da Diretiva da UE exige que uma marca seja um sinal, ou seja, seja capaz de representação gráfica e seja capaz de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas para ser registrada.
A este respeito, Jani Ihalainen, advogada britânica de PI da RPC, lembrou que uma vez que a questão discutida pelo Tribunal de Recurso era se esta marca roxa representava realmente um sinal aplicado a toda a superfície visível da embalagem e que a descrição deixava muito de espaço para aplicação da cor, desde que a predominante, não podia ser representada graficamente, portanto carece de “clareza, precisão, autocontenção, durabilidade e objetividade”.
No entanto, disse a especialista, “embora o caso não seja uma grande mudança no mundo das marcas coloridas, ele fornece alguma clareza quanto à redação apropriada para marcas semelhantes no futuro e aponta as armadilhas que podem acontecer a qualquer redator de aplicativos. A chave é especificidade suficiente para que a marca não seja muito difícil ou impossível de entender”, mas tendo em mente que há espaço para um certo grau de generalidade.
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