Pouco mais de um ano após o início da disputa, a marca francesa Hermès fechou o capítulo que a colocou contra Mason Rothschild (pseudônimo de Sonny Estival), o artista digital que desenhou uma coleção NFT com diferentes variações da bolsa Hermès Birkin, chamada MetaBirkins.
O veredito foi anunciado em 8 de fevereiro, quando o júri que resolveu o caso na Corte Federal dos Estados Unidos, Distrito Sul de Nova York, concedeu à marca francesa razão e indenização de US$ 133.000 em danos e prejuízos por violação dos direitos de marca registrada, sua diluição e ciberocupação indevida (o artista registrou o domínio MetaBirkins para vender seus NFTs) por Rothschild.
A vitória dos gauleses pode ser interpretada como o triunfo sobre o que está estipulado na Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos, que protege a liberdade de expressão e logo protege a apropriação criativa e que foi usado como argumento pelos advogados de Rothschild, que sempre garantiu que seus MetaBirkins são uma recriação artística derivada de sua liberdade de expressão e não uma cópia (deve-se notar que, além disso, a coleção NFT alertou que não havia relação entre ela e a Hermès). O artista e seus advogados alegaram que os tokens eram arte feita como uma metáfora para o consumismo e como uma crítica ao uso de peles em itens de luxo e como um símbolo cultural de "riqueza e status rarefeitos", por isso convidavam a ver o contexto de sua realização.
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Danielle N. Garno (sócia) e Krithika Rajkumar (associada) da Holland & Knight LLP explicaram ao Fashion & Law Journal que este caso “pode preparar o terreno para entender como a lei de marcas registradas afeta os NFTs e quaisquer ativos digitais relacionados ao uso justo e à liberdade de expressão”, além de levantar novas questões sobre o alcance da arte interpretativa/apreciativa no Metaverso e o que fazer com todas as disputas semelhantes existentes no momento. Esse, como disseram as advogadas, é um dos primeiros casos que estudou a interação de marcas do mundo real com o metaverso.
Ambas frisaram que, “diferentemente da arte tradicional que se expõe em galerias, artistas e marcas podem ser vistos como concorrentes no mundo virtual se tentarem operar sob nomes iguais ou contraditórios”, como pode ter acontecido nessa disputa, porque, conforme a Hermès apontou, era bastante provável que os consumidores confundissem a coleção de Rothschild com lançamentos de NFT oficiais da própria Hermès (lembrando que outras casas de moda como Burberry, Gucci e Givenchy têm coleções oficiais NFT no metaverso).
Cuatrecasas recordou no seu blog que qualquer litígio relacionado com marcas e NFTs analisa a aplicação, adequação e suficiência das atuais leis de propriedade intelectual e industrial no metaverso, onde ainda existem várias zonas cinzentas, por isso a resolução deste litígio servirá de base para os próximos casos.
Neste caso, disse a empresa espanhola, "foi levantado o grau de aplicabilidade da regulamentação sobre direitos de propriedade intelectual e industrial no domínio do metaverso e, em particular, dos NFT, bem como o potencial conflito que possa existir nessa realidade entre os direitos de marca e o direito à liberdade de expressão. Tentando resolver a disputa, o juiz federal de Nova York primeiro se concentrou em determinar o que deve ser entendido por 'NFT' e quais são as classes existentes de NFTs”, o que acabou sendo a chave da resolução. Durante as deliberações do julgamento, foi então feita uma distinção entre tokens que são uma mera imagem (como os MetaBirkins) e aqueles que estão associados a um arquivo multimídia que um avatar virtual pode usar.
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Esta é a pergunta que foi feita por Laura Lamansky, associada da Michael Best & Friedrich LLP, que garantiu que este caso é "um momento decisivo para Web3 e bens digitais", especialmente porque pode lançar luz sobre como bens de consumo e NFTs interagem com a Primeira Emenda, até que ponto chegam os direitos de marca registrada no mundo virtual e se NFTs são ou não obras de arte que podem ser protegidas pela Constituição dos EUA.
O júri que decidiu a favor da Hermès considerou que a coleção de Rothschild não são obras de arte, mas mercadorias sujeitas às leis de proteção de propriedade intelectual, portanto, por não serem discursos protegidos, as MetaBirkins infringiram os direitos autorais da marca europeia. “Os artistas devem considerar que o problema não está na criação da arte, mas na forma como se mostra aos consumidores e qual o impacto, o que pode infringir os direitos de propriedade intelectual”, lembram as advogadas da Holland & Knight.
De acordo com o memorando do Tribunal Distrital, o júri ouviu os argumentos de Rothschild de que as alegações da Hermès deveriam passar pelo “teste de Rogers” [Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989)], que exigiam a rejeição das reivindicações da Hermès com base na Primeira Emenda.
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Roger v. Grimaldi é um caso de liberdade intelectual e marca registrada que é usado nos Estados Unidos como base para determinar em disputas como essas se a obra derivada viola a propriedade intelectual ou direitos industriais de terceiros, se o uso de uma marca em obra alheia é ilegal e se é necessária autorização prévia de uma marca ou pessoa com direitos de imagem (uma vez que quem iniciou este processo foi Ginger Rogers contra a MGM para a produção e distribuição do filme de um filme chamado Ginger e Fred) para usar seu nome ou imagem é artisticamente relevante ou enganoso.
O tribunal também revisou as reivindicações sob as Seções 32 e 42(a) da Lei Lanham por violação de marca registrada e reivindicações de concorrência desleal sob a lei de Nova York, para as quais a casa de moda teve que provar que o artista criptográfico agiu de má fé. O tribunal considerou que o "teste de Rogers" se aplicava em parte a este processo, mas como incluía alegações suficientes de engano explícito, as alegações de violação de marca registrada tiveram que ser levadas em consideração.
O Global Legal Post coletou os comentários de vários especialistas no assunto, que disseram que o caso foi estrategicamente construído para a Hermès retratasse Rothschild como um gerador de dinheiro oportunista e potencial fraudador, além de uma oportunidade valiosa para as marcas conterem os impulsos de artistas que pretendem recriar no mundo virtual produtos sujeitos a direitos de marcas de terceiros. Neste artigo, Josh Charalambous, advogado de PI da RPC, observou que “a decisão não deve ser vista como um impacto sobre artistas ou criadores, mas sim como um lembrete de que as leis de propriedade intelectual se aplicam até mesmo a NFTs e ativos digitais no metaverso” e que a conclusão deste caso não estabeleceu um precedente legal que possa ser aplicado globalmente.
Assessores jurídicos
Hermès Internacional S.A. foi representada pela BakerHostetler LLP através dos sócios Deborah Wilcox, Oren Warshavsky, Gerald Joseph Ferguson e associados Kevin Wallace, Francesca Rogo, Lisa Bollinger Gehman e Jessica Fernandez.
Mason Rothschild foi assessorado por Lex Lumina, PLLC, por meio dos sócios Rhett Millsaps, Christopher Sprigman e dos consultores Rebecca Tushnet e Mark McKenna. Também foi assessorado pela boutique Harris St. Laurent & Wechsler LLP por meio dos sócios Jonathan Harris e Adam Oppenheim e da associada Ashley Robinson.
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