Convivência pacífica de marcas semelhantes que atuam em ramos de atividades distintos

Uma das primeiras se não a primeira iniciativa adotada por quem quer empreender seja nos ramos de serviços ou produtos é criar a sua marca, o símbolo o nome que, certamente servirá a toda pessoa, seja do pequeno ao grande comerciante, empresário no seu ramo de atividade a visibilidade, o impacto de seus produtos e negócios.

Por isso, que a “marca” de um serviço ou produto ao alcançar o público consumidor, embora seja apenas um nome ou conjunto de símbolos que definem juridicamente e comercialmente determinada empresa e ramo de atividade, ao alcançar o público em geral deve despertar interesse, confiabilidade e traduzir os valores da empresa que a detém e utiliza.

Sendo fatores determinantes para a distinção de uma marca, que essa seja única e impactante para o público alvo, antes de eleger uma marca para representar sua atividade no mercado, a pessoa que a elege sempre terá o questionamento se referida marca já é explorada e comercializada no mercado por outra pessoa ou empresa/titular.

Assim, muitas vezes a grande dúvida que paira na cabeça de quem empreende, comerciantes, empresários, autônomos, entre outros, é acerca de qual nome, símbolo, qual marca que irá escolher para distinguir e tornar única, a sua atividade na sua prestação de serviço ou disponibilização de produto, em um mercado que já é tão mundializado e competitivo.

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Esse levantamento em âmbito nacional pode ser realizado a partir de pesquisas pelo acesso ao site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, conhecido pela sigla INPI, que é autarquia federal responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão de garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria e outros ramos, entre estes a concessão de registro de marcas, em que oportunizará a pessoa ou empresa que busca definir sua marca constatar que o nome escolhido já foi registrado por um terceiro e registrado perante o INPI, o que, via de regra, poderia impossibilitar a utilização deste nome, semelhante a uma marca com registro já existente.

Assim, fica a pergunta:

Há a possibilidade de haver o registro perante o INPI de duas marcas com nomes semelhantes?

Antes de responder objetivamente a tal pergunta que fica para a pessoa que quer o registro de sua marca para distinguir sua prestação de serviço ou produto necessário adentrar em breves linhas a definição do “Princípio da Especialidade”, um dos princípios básicos do sistema marcário que confere exclusividade e proteção, por meio da concessão de registro ao titular, de uma marca no limite do ramo de atividade, produtos ou serviços, para a qual foi concedido.

A Lei Federal n. 9.279/1996 (LPI), nos termos do artigo 124, inciso XIX, prevê que “Não são registráveis como marca: “(…) reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”, sendo a tradução de princípio da especialidade nos termos do dispositivo de lei.

Afirma-se assim, ser possível a que haja a existência de duas ou mais marcas com semelhança e identidade registradas, perante o INPI a conferir proteção a sua utilização. No entanto, tais marcas devem distinguir os produtos ou serviços em diferentes ramos de atividades, tudo para o cumprimento do limite imposto pela legislação, qual seja, não ser “suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia, principalmente ao público alvo que se destina, o consumidor.”

Ao fim que se concluiu, a exemplo, é que nenhum consumidor fará confusão de um produto com marcas semelhantes com o mesmo elemento nominativo, mas que uma define classe de produto de sucos e bebidas, e a outra refere-se a classe de produtos de materiais esportivos.

Acresce-se a isso, que para tanto, existe para disciplina quanto ao direito marcário, de abrangência internacional a “Classificação NICE”, que é uma classificação internacional de produtos e serviços que determina a área de atuação das marcas, absorvida pela INPI, haja vista que, quando do pedido de registro de marca do INPI, é necessário indicar quais produtos ou serviços a marca visa proteger.

Assim, marcas com similitude e identidade, ainda que registradas em classificação NICE que determinam produtos ou serviços diferentes impedem que seja configurada a associação ou aproveitamento parasitário de tais marcas, tendo vista o ramo diferente de atuação.

A doutrina e o entendimento jurisprudencial, tendo como pilar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, Corte Superior de Brasília, é de que os produtos ou serviços podem apresentar elementos nominativos e sinais marcários semelhantes, pois a proteção da marca apenas é assegurada no campo das atividades do registro.

Na prática tal controle é exercido na esfera administrativa em que são inúmeros os casos, que o INPI concede o registro a marcas com similitude e identidade, mas que o elemento as distinguir no mercado, é a atuação em ramos de atividades diferentes.

Conclui-se que, em razão do princípio da especialidade, marcas com o mesmo nome podem conviver pacificamente desde que as mesmas não operem no mesmo segmento mercadológico, sendo que neste caso específico, não restará caracterizado a reprodução ou imitação de marca conforme prevê o artigo 124, XIX da Lei 9.279/1996.

Em que pese o exposto há que se considerar que a aplicação do Princípio da Especialidade sofre mitigação frente ao reconhecimento à marca o status de “Marca de Alto Renome”, instituto também previsto na Lei Federal n. 9.279/1996, nos termos do artigo 125, que dispõe, “À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.”

O Brasil atualmente, por meio da atuação do INPI conta com 104 marca de alto renome e tem aproximadamente, 200 pedidos em trâmite para o reconhecimento de tal qualificação a marca, que para obter essa amplitude na proteção da marca, está deve contar com elementos como credibilidade, confiança, prestígio e autoridade incontestável no mercado.

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Adicionalmente, a discussão sobre este tema demonstra a importância de se promover o pedido de registro de marca perante o INPI, como forma de garantir, qualquer que seja a marca a proteção e exclusividade no uso de ramo de atividade de atuação.

A Marca em uma estrutura negocial e empresarial é um bem intangível, mas capaz de agregar valor econômico ao patrimônio empresarial. Por isso, é definida como um bem incorpóreo, sendo certo que a marca pode gerar lucros através de sua exploração e ser objeto de cessão, transferência, garantia e alienação, ou ainda, ser um ativo para auferir renda e quitar débitos frente aos credores, quer seja uma dívida contraída habitualmente, quer seja débito de recuperação judicial ou falência.

Portanto, conclui-se que aquele detalhe inicial para começar a empreender e atuar em um ramo de atividade, seja a prestação de serviço ou o fornecimento de produtos, qual seja a escolha do nome, símbolo, que constitui a marca do negócio e que terá como finalidade apresentar ao mercado a identidade, personalidade e valores da empresa, merece atenção e proteção a ser conferido pela concessão ao registro da marca perante o INPI e o análise da viabilidade do requerimento do pedido de acordo com a marca definida, a luz da aplicação do princípio basilar marcário da Especialidade, abre a oportunidade que, marcas com nomes e sinais semelhantes e que atuam em ramos de atividades diferentes, possam perfeitamente, conviver de forma pacífica no mercado com a legitimidade de obter o registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

*Leandro Joves Leal da Silva e Renata Struzani de S. Moreira, do Benício Advogados Associados.