Um total de 365 dias acaba de terminar e com eles muitos momentos, processos ou ciclos, para quem acredita em forças cósmicas. Este ano, que deveria ter sido ― como todos ― lucrativo em termos de trabalho, foi um período interessante em muitos aspectos: foi o ano em que finalmente se começou a ver progresso ou se falou de outros assuntos além da pandemia, durante o qual houve a oportunidade de nomear um simples jogo online (wordle) como palavra do ano e nomear a inteligência artificial como palavra do ano em vez de outras mais pesadas como confinamento ou vacina (para 2020 e 2021, respetivamente, segundo o FundéuRAE).
Foi um ano em que, infelizmente, começou uma nova ofensiva de guerra na Europa, terminou a segunda era elisabetana da história, o cripto inverno se intensificou, a tal ponto que às vezes dá para pensar que a crise vai acabar com o reinado das moedas virtuais, e algumas marcas enfrentaram crises de prestígio (Adidas e Balenciaga) por vários motivos.
Do ponto de vista legal, foi um ano de mudanças, adoção de novos regulamentos e acordos, avanços e revisões, reinícios de ciclos constitutivos e ― a partir do exercício dos direitos de propriedade intelectual ― assinaturas de tratados internacionais benéficos, como o Acordo de Madri para Belize e Chile. E é aqui, na propriedade intelectual, que vamos parar e rever quais foram os trabalhos mais interessantes ou desafiadores que alguns dos escritórios Perfil Plus desenvolveram ao longo de 2022 e quais as suas expectativas nesta área para 2023.
El Salvador: García & Bodán
Este escritório se orgulha de ter defendido, durante 2022, o portfólio de marcas de uma multinacional não identificada com sede em El Salvador "que já atuava no país, mas ainda não registrava seu principal signo distintivo", explicou seu sócio e diretor regional da prática de PI, Julio Vargas, que precisou que "a relevância do caso é que terceiros tentaram surpreender a boa-fé do registro e registraram marcas apresentadas posteriormente às de nosso cliente e com base nas referidas marcas tentaram impedir que nosso cliente registrasse as suas, mediante a apresentação de oposições contra todas as marcas.”
Como o escritório agiu para resolver esse caso? Pois bem, provaram em relativamente pouco tempo que houve abuso de direito desses terceiros, bem como violação do direito de prioridade de registro da multinacional. Essa ação foi tomada mediante a apresentação das oposições e conseguiram reverter "uma quantidade significativa de documentação que havia sido apresentada como prova de um suposto melhor direito supostamente".
Vargas especificou que também “foi preciso comprovar que a marca do nosso cliente existia antes das marcas desses terceiros e que, inclusive, um deles estava mesmo em um dos países onde o cliente tem uma de suas principais operações e meses depois estava solicitando uma marca, excessivamente semelhante ao do cliente. Também tivemos que incorporar todas as evidências que comprovassem a reputação da marca de nosso cliente em nível mundial e nacional”, o que permitiu à empresa representada por García & Bodán ganhar o litígio em primeira instância e em recurso administrativo.
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República Dominicana: Guzmán Ariza
Leandro Corral, diretor do departamento de PI, comentou que 2022 foi um ano desafiador e, ao mesmo tempo, interessante em vários aspectos, “principalmente considerando a evolução da Propriedade Intelectual na República Dominicana e na região.” Por exemplo, em termos de desenho industrial, trabalharam para registrar a caixa de embalagem da Mc Bride PLC, Smurfit Kappa Carton Mills S.A., enquanto em termos de registros de marcas registraram Wasan, Macadamia Natural Oil e Jarritos (marca de bebida), entre outros.
No caso do registro do desenho industrial da caixa de embalagem de propriedade da Mc Bride - Smurfit Kappa, eles tiveramo desafio “de terem realizado o processo de pedido de registro e depósito de documentos no prazo de 24 horas, conseguindo a aprovação final e sob reivindicação de prioridade", o que representou um desafio para a análise da documentação disponibilizada em suporte digital, seu estudo e posterior pedido.
Quanto ao registro Wasan, “é interessante destacar ter recebido o pedido, quando havia um nome diferente, que parecia semelhante ao do regulador. Em nossa defesa, conseguimos mostrar que os sinais não eram os mesmos. No entanto, deve-se notar que a marca é conhecida em outros países como o Japão (tendo um significado no Japão), enquanto a marca que ela enfrentava não era de origem asiática, mas um nome fantasia que poderia ser entendido por qualquer pessoa como uma palavra japonesa. Ao demonstrar diferenças conceituais, semânticas e morfológicas, conseguimos alcançar a aprovação bem-sucedida”, disse Corral.
A marca Macadâmia Natural Oil é vendida na República Dominicana há mais de 15 anos, mas foi registrada pelo distribuidor do produto até que o cliente de Guzmán Ariza decidiu ser dono da marca e, portanto, registrá-la na ilha.
“Uma situação comum é quando existem distribuidores ou representantes de marcas no país, mas não permitem ou não registram a marca para seu verdadeiro dono, o que entendemos que deve ser sempre a primeira opção ao representar uma marca estrangeira”, explicou o advogado.
O registro de Jarritos foi mais desafiador, já que no mercado dominicano coexistia com outra marca idêntica em uma classe idêntica, mas com proteção de produto diferente, então a empresa firmou um acordo de coexistência de marcas para marcas idênticas, mas de diferentes tipos de produtos, o que "gerou a proteção da marca do nosso cliente."
Esse caso consistiu em convencer o regulador de que uma marca idêntica a outra existente, nas mesmas classes, poderia ser registrada sem confundir o consumidor. “Por meio de nossos argumentos sob a justificativa do acordo de convivência e nenhuma objeção daqueles que já possuíam seu registro, conseguimos obter a aprovação da marca com sucesso, permitindo a existência de ambas as marcas no mercado, mas sob títulos diferentes e para produtos diferentes.”
América Central: Consortium Legal
Este escritórios multijurisdicional lidou com vários casos interessantes. Na Guatemala, assessoraram diversos casos relacionados a infrações de PI, em que terceiros utilizaram, sem autorização, signos semelhantes ou idênticos a vários de seus clientes e que prejudicaram suas vendas e posicionamento no mercado. A resolução de cada uma dessas infrações passou por apuração e aproximação de forma amigável de cada parte para chegar a acordos antes de iniciar as ações legais pertinentes.
Isso implicou o desafio de transmitir aos infratores a importância de respeitar a propriedade industrial de terceiros. Ante aqueles que se recusaram a aceitar e corrigir suas inobservâncias, o escritório iniciou as ações legais pertinentes, o que significou explicar os casos e os direitos de seus clientes, já que na Guatemala não existem tribunais especializados na matéria.
Em El Salvador, disse o Consórcio Legal, o trabalho mais desafiador foi obter uma sentença favorável em uma ação comercial para o cancelamento de uma marca por não uso na indústria farmacêutica. "O trabalho foi desafiador sob vários pontos de vista, porque os efeitos jurídicos desse tipo de processo buscam que ― por meio de sentença ― o juiz ordene ao registro de PI o cancelamento da marca por não uso."
Os especialistas do escritório esclareceram que “esse tipo de norma é muito importante tendo em vista que existem concorrentes que usam marcas de defesa para impedir o registro e uso de marcas que realmente buscam uma presença comercial em alguns mercados”. Neste caso, agregou-se o fato de o seu cliente ter grandes expectativas em lançar a sua marca no mercado, com o objetivo de marcar presença na região através da “função indicadora do prestígio de uma marca”, uma vez que a sua cliente associa a marca a uma empresa específica. Esta tarefa começou durante a pandemia, “quando o número de operadores de justiça tinha menos representatividade nos tribunais e sobretudo o cliente tinha muita pressão para poder lançar uma estratégia comercial na região num determinado momento, embora no final tenhamos conseguiu fechar o caso com sucesso, em 18 meses.”
Na Nicarágua, o ano passado foi um período em que o escritório teve que responder às perguntas de seus clientes sobre novas tecnologias, plataformas digitais e streaming, para as quais eles tiveram que preparar uma resposta para cada pergunta com base em várias leis separadas que regulam esses assuntos de uma forma geral, uma vez que nesse país não existe uma lei ou regulamentação específica que regule estas tendências mas, pela importância que adquiriram, “merecem legislação especial dedicada”, pois a sua não existência traduz-se em vazios e zonas cinzentas.
Guatemala e Honduras: Arias
Sonia Urbina, sócia em da Arias em Honduras, disse que o ano passado foi carregado de infrações de marca registrada, cometidas por muitos dos novos negócios nas redes sociais, porque os novos empreendedores “não obtiveram informações suficientes para desenvolver seus negócios e não cometer violações de propriedade intelectual”. Na maioria dos casos, o descumprimento foi devido à falta de conhecimento dos direitos de propriedade intelectual, "e à falta de eficiência da estrutura governamental para lidar com as infrações aos mesmos".
Na Guatemala, o escritório teve a oportunidade de assessorar desenvolvedores de programas de computador (área que vem crescendo profissionalmente no país) na proteção de suas inovações por meio de diferentes mecanismos, como contratos de cessão de direitos, licenças de software e software como serviço, entre outros. A esse respeito, é importante mencionar que na Guatemala “o software é protegido como direito autoral, sem a necessidade de depositá-lo junto às autoridades”, disse Ivón Hernández, conselheiro sênior.
O advogado acrescentou que "o aspecto mais relevante da proteção de software é a aplicação, porque as autoridades guatemaltecas não estão treinadas para atuar em casos de violação de direitos autorais nesta matéria", portanto, um dos principais desafios neste tema é a resolução de disputas derivadas de contratos de software, "porque exigem um nível de especialização muito alto e é um tema bastante novo para os tribunais locais".
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México: Von Wobeser e Sierra, S.C.
Patrícia Kaim, sócia, nos contou sobre a assessoria da Procesar S.A. de C.V. (empresa que opera a Base de Dados Nacional SAR) em vários processos judiciais relacionados ao uso ilegal que a Apple, Inc. faz da marca “Siri” e alguns registros de marcas obtidos ilegalmente no México.
A Procesar ― detentora dos registros das marcas S.I.R.I., Siri e Siri Integral Collection System (ou das marcas Siri da Procesar) e dos softwares com elas identificados ― apurou que a Apple registrou ilegalmente as marcas Siri e Apple para identificar softwares utilizados em seu assistente virtual, o que fez com que os direitos de registro da Apple para esta marca fossem negados pelo Instituto Mexicano de Propriedade Industrial (Impi), bem como todos os recursos interpostos por essa empresa. Von Wobeser y Sierra desenvolveu uma estratégia de defesa para garantir que essas marcas permaneçam protegidas em território mexicano e também para que o Fundo Mexicano de Poupança para Aposentadoria continue operando sem nenhuma alteração com a marca Siri.
A referida estratégia baseou-se na apresentação de um pedido de declaração administrativa de infração contra a Apple, que respondeu com os pedidos de declaração administrativa de caducidade e nulidade contra as marcas Siri da Procesar e que foram resolvidos com o indeferimento da declaração administrativa de infração, bem como as respectivos caducidades e nulidades.
“Um dos pontos-chave da defesa da Apple, e dos argumentos invocados nas anulações contra as marcas Siri da Procesar, consistiu em determinar que o software que protege essas marcas é propriedade do Governo e, portanto, as marcas devem ser expropriadas”, acrescentou Kaim.
O especialista listou como alguns dos desafios mais importantes neste caso delinear a distinção entre a Base de Dados Nacional SAR, que consiste em um conjunto de dados cuja titularidade é da União, e para o qual a Procesar tem concessão para sua operação e administração. O software criado e desenvolvido pela Procesar, as marcas Siri da Procesar que constituem os signos distintivos que conferem à Procesar o direito exclusivo para seu uso e exploração no México (correspondente à classe internacional 9), e determinar e comprovar, perante a autoridade, que o termo Siri foi definido nas disposições emitidas pelo Consar (Comissão Nacional do Sistema de Poupança para Aposentadoria).
Chile: Carey
O escritório tratou do "caso mais relevante conhecido até hoje em nossa jurisprudência sobre o respeito aos direitos autorais em obras gráficas": a disputa entre a pintora Catalina Abbott e a Viña Viu Manent (vinícola local) e sobre a qual a Suprema Corte do Chile deu uma decisão final em março de 2022. Essa questão surgiu quando Abbott denunciou que a vinícola havia usado vários rótulos feitos por ela (e os havia modificado) em brochuras, exposições e campanhas publicitárias sem ter solicitado sua autorização.
O Tribunal confirmou quatro violações da Lei de Propriedade Intelectual e condenou a vinícola a pagar uma indenização total de 445.000 milhões de pesos (cerca de US$ 510 milhões), o que constitui a maior multa aplicada por qualquer tribunal chileno até hoje por este tipo de violação. Ao mesmo tempo, ordenou a cessação do uso do trabalho da Abbott para a rotulagem de suas garrafas.
“Além do valor da causa”, esclareceu o escritório, “trata-se de um precedente extremamente relevante pelas implicações jurídicas que gera quanto ao efeito e alcance que devem ser dados tanto às autorizações ou licenças de uso de obras intelectuais, quanto como à transferência de direitos de tais obras.” Carey sustentou a tese de que, embora a artista tenha assinado contratos de autorização de uso e transferência de direitos intelectuais sobre determinadas obras, teriam de ser avaliados os poderes que os documentos entregues conferiam à Viña Viu Manent, "para determinar se esses poderes lhes permitiam modificar à vontade as obras do autor e usá-las de qualquer maneira, meio ou propósito".
O mais alto tribunal chileno confirmou a tese defendida pelo escritório, já que as licenças para o uso de obras protegidas por direitos autorais "devem ser expressas, indicando de forma específica e detalhada todos os tipos de usos que estão autorizados, o território em que é possível realizar tais aplicações e o tempo da autorização. Ao mesmo tempo, e em todo caso, a Corte deixa perfeitamente claro que a autorização não poderia implicar ou referir-se aos 'direitos morais' reconhecidos pela lei chilena ao autor ou autora de uma obra (como o direito de ser identificado como o autor ou autora de uma obra e o direito de se opor a qualquer modificação da obra), pois tais faculdades têm caráter muito pessoal, ou seja, são intransferíveis e inalienáveis”.
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O que 2023 reserva?
Levando em consideração o trabalho de PI de seus departamentos, essas empresas têm uma visão geral do que 2023 lhes reserva nesta especialização. Por exemplo, Julio Vargas, da García & Bodán, prevê que este ano será marcado por litígios de propriedade intelectual sobre desenvolvimentos tecnológicos, transações baseadas em propriedade intelectual e pedidos de patentes de novas tecnologias. Leandro Corral, de Guzmán Ariza, concorda com o colega centro-americano, pois não duvida que "para este 2023, tanto para a República Dominicana como para o resto dos países, em matéria de PI, impõem-se os relacionados com as novas tecnologias", em casos focados no uso de inteligência artificial e na criação de PI por meio dela, no uso de blockchain, na proteção de direitos autorais em plataformas digitais, na proteção de marcas em ambientes digitais e no patenteamento de aplicativos e programas de computador.
Mais especificamente, Corral indica que a República Dominicana tem como pendência a vigilância de suas fronteiras para impedir a entrada de produtos piratas, "não por mau desempenho do regulador, mas pelo aumento excessivo de entradas falsificadas, similares ou de ingresso não autorizado de produtos de titulares de direitos de registros de marcas”, impulsionados pela globalização.
Voltando à indústria de tecnologia, o Consortium Legal acredita que serão relevantes as questões que requerem atenção de profissionais especializados em novos assuntos, como PI, em relação a plataformas de streaming, redes sociais, videogames, E-Sports, broadcasting e transmissão de emissões esportivas, licenciamento de software, privacidade de dados e segurança cibernética, direito da moda, direitos de imagem, metaverso, NFTs, fan tokens, ativos criptográficos e Web 3.0, para citar alguns.
“O tema do metaverso se tornará mais importante, porque já existem estudos dos países em que o metaverso pode ser melhor desenvolvido, o que significa que há um progresso global nesse tema, o que pressionará as instituições de PI em todo o mundo para se adaptarem a esses desafios que impactarão marcas, patentes e direitos autorais.”.
O metaverso também é uma questão central para Patricia Kaim, da Von Wobeser e Sierra, particularmente no que se refere à regulamentação e proteção das criações dentro dele. "Embora seja um assunto que já está sendo discutido", especifica, "é possível que esta plataforma tenha uma presença muito maior em nosso cotidiano, então a forma de entender os direitos de propriedade intelectual no referido universo virtual mudará os métodos de proteção destes de forma acelerada”. Para isso, será importante criar protocolos homogêneos que possam ser usados internacionalmente e que incluam ferramentas para a proteção de direitos de propriedade intelectual na realidade física e na realidade virtual do metaverso.
Do Chile, Carey considera que as modificações à Lei de Propriedade Industrial feitas em maio, e que alteraram a forma de proteger alguns ativos intangíveis, continuarão a ser objeto de atenção durante o ano, “dadas as suas consequências e a instalação de novos procedimentos e critérios do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inapi).” Parte dessas mudanças é o novo conceito de marca comercial para permitir o registro de marcas não tradicionais (olfativas, tridimensionais, animadas, padrões, combinação de cores e posição, entre outras) e para as quais o escritório liderou a apresentação desses novas categorias, "particularmente as tridimensionais, com as quais, ainda no ano de 2023, se prevê que comecem a ser emitidos os primeiros registos dessas categorias, conhecendo-se assim os critérios que o Inapi aplicará para tornar as causas de não registrabilidade efetivas estabelecida por lei sobre tais direitos.”
O país também vai discutir no parlamento este ano projetos que podem impactar os direitos intelectuais, como o chamado Projeto de Lei de Fármacos 2, que modifica por lei os rótulos de medicamentos e introduzirá importantes restrições quanto à forma de utilizar as marcas comerciais desses produtos nas embalagens. Também estabelece nova regulamentação sobre licenças não voluntárias de patentes (LNV), incorporando uma definição ampla do conceito de "inacessibilidade a medicamentos", que facilitaria o início do procedimento para obtenção de licenças não voluntárias de acordo com a Lei de Propriedade Industrial.
Na América Central, Arias estima que, além da proteção dos direitos autorais e marcas registradas no metaverso e da proteção das invenções geradas por meio da inteligência artificial, a consolidação da automação e dos serviços eletrônicos dos diferentes escritórios será um tema central. “Há cerca de três anos, iniciou-se a preparação dos escritórios de marcas e patentes para orientações e processamento de todos os serviços remotamente, inicialmente na Costa Rica, e o modelo foi replicado especialmente em 2022 pelos outros escritórios, que inclusive geraram melhorias e correção destes”, explica Simón Valverde, sócio na Costa Rica, e acrescenta que "ainda existem desafios importantes nesta área, especialmente em relação à consulta de bases de dados online, que esperamos que sejam superadas em 2023 e que terminem de democratizar o acesso a informações confiáveis que permitam gerar mais e melhores inovações em nossos países".
Situação muito semelhante ocorrerá na Guatemala, segundo Ivón Hernández, que garante que os temas mais relevantes em matéria de PI podem ser a modernização do Registro de Propriedade Intelectual, a melhoria dos sistemas online, a facilitação da coordenação entre instituições para casos de contrafação e pirataria, e a avaliação de possíveis reformas nas leis de Propriedade Industrial e Direitos Autorais.
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