Modificações nas Regras de Patentes do Canadá entram em vigor em outubro

O governo federal introduziu cobranças por reivindicações em excesso e um esquema de revisão contínua. Unsplash /Lewis Parsons.
O governo federal introduziu cobranças por reivindicações em excesso e um esquema de revisão contínua. Unsplash /Lewis Parsons.
Novas regras são direcionadas ao processo de tramitação de patentes.
Fecha de publicación: 17/08/2022

Em 3 de outubro entrarão em vigor duas alterações às regras de patentes propostas pelo governo federal do Canadá, com cobranças por excesso de reivindicações e a solicitação de exames contínuos.
 

A primeira das reformas estabelece que as taxas de reivindicações excedentes serão pagas duas vezes durante o processo, primeiro por cada sinistro e, no momento da emissão, por cada sinistro adicional. O Pedido de Exame Continuado (RCE) substitui o mecanismo atual para reexaminar um pedido autorizado e é necessário, se for tomada uma decisão para prosseguir, com processo após o recebimento de três Ações do Escritório de Patentes Canadense.
 

Essas mudanças, publicadas em julho de 2021, no Canada Gazette, foram amplamente comentadas por escritórios de advocacia canadenses; por exemplo, Torys LLP declarou que:

“Espera-se que as emendas propostas às Regras de Patentes Canadenses alterem significativamente o cenário do processo de tramitação de patentes canadense. O que se busca é otimizar o processamento de patentes e evitar atrasos desnecessários ou irracionais.”

As mudanças, o escritório publicou, são uma resposta às obrigações de ajustar o prazo das patentes no Tratado entre México, Estados Unidos e Canadá (T-MEC).

 


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Compromisso com a América do Norte

Essas mudanças também são feitas para implementar o ajuste do prazo da patente para cumprir o compromisso assumido pelo país neste tratado de livre comércio, o que significa que os pedidos apresentados a partir de 1º de dezembro de 2020 são elegíveis para o ajuste. Da mesma forma, o governo canadense prometeu introduzir um regime de ajuste até 1º de janeiro de 2025.

As modificações respondem à necessidade de que os pedidos de patente sejam feitos “de maneira eficiente e oportuna”, segundo o diário canadense, nos países que fazem parte do T-MEC, e que assinaram um Tratado de Cooperação de Patentes (PCT), instrumento que os obriga a modificar as leis locais para que não colidam com as exigências do grupo.

Essa eficiência e agilidade são particularmente relevantes na estratégia comercial do Canadian Intellectual Property Office (Cipo), além disso, as alterações garantem que a regra de patentes esteja em conformidade com o PCT que, com mais de 150 estados contratantes e do qual o Canadá é membro desde 1990, permite requerer a proteção de patentes simultaneamente mediante o depósito de um único pedido de patente internacional.

Os regulamentos do PCT foram modificados em outubro de 2021 para se adequarem à nova norma ST.26 da Ompi. Para se adaptar, o Cipo reduziu os tempos de resposta de 6 para 4 meses e os adiamentos de exames de 5 para 4 anos.

As alterações visam incentivar o depósito de pedidos de patente de alta qualidade que, em teoria, também reduzirão o trabalho de exame.

“Ao implementar taxas para pedidos com um grande número de reivindicações e exigir mais recursos de exame Cipo, os requerentes seriam motivados a apresentar pedidos concisos e cumprir mais rapidamente a Lei de Patentes do Canadá e as Regras de Patentes”, lê-se no diário.

As mudanças também nivelam os custos e encargos financeiros com os serviços da Cipo.


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É importante destacar o seguinte: segundo o governo canadense, as emendas vão gerar cerca de 63,8 milhões de canadenses dólares (49,905 milhões de dólares americanos) no período 2021-2022 e 2030-2031, dos quais pelo menos 8,7 milhões (6,8 milhões) serão de lucro líquido.

Cerca de 55,1 milhões de dólares canadenses (43,1 bilhões de dólares americanos) que as modificações propostas custariam serão arcados pelos solicitantes de patentes.

Benefícios atuais para titulares e recomendações diante das alterações

Sob o atual regime canadense, os titulares de patentes têm o direito exclusivo de fazer, usar ou vender a invenção por 20 anos a partir da data de depósito do pedido. Uma vez feito o pedido, ele é examinado para determinar se está de acordo com a Lei de Patentes e as Regras de Patentes e, após isso, o pedido de patente pode ser abandonado ou retirado, permitido ou rejeitado.

Como disse à LexLatin Richard Mar, advogado associado da DLA Piper Canadá:

“As mudanças nas regras são mais voltadas para a mecânica da tramitação de patentes (como o formato das listagens de sequências e as novas taxas que entram em vigor). Se os requerentes desejam reduzir os custos de tramitação ou apresentar pedidos divisionais, existem estratégias a serem consideradas para evitar alguns desses novos custos. É por isso que é recomendado que os solicitantes discutam os impactos das mudanças em sua situação específica com seu advogado de patentes.”

Dito isso, de acordo com o escritório de advocacia, não há uma recomendação geral que possa ser fornecida à luz das mudanças nas regras, mas o aconselhamento jurídico pode ser reduzido aos fatos de cada requerente ou empresa.

“O solicitante deve ponderar os benefícios de solicitar o exame antes de 30 de setembro de 2022 com os benefícios do exame diferido. As solicitações de exame a partir de 3 de outubro de 2022 estarão sujeitas a um regime de continuação do exame, no qual é requerido taxas depois de um certo número de ações do escritório. Além disso, reivindicações que excedam as 20 reivindicações estarão sujeitas a cobranças por reivindicações em excesso”.


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As novas regras

O sistema de exame de patentes do Canadá é particularmente flexível, lembra Benoît & Côté, que -como Mar, de DLA Piper- recomenda que os solicitantes (com solicitações PCT e solicitações da Convenção de Paris) considerem o depósito no Canadá antes de 30 de setembro de 2022. O mesmo se aplica aos solicitantes que desejam o depósito divisional de solicitações canadenses pendentes.

“As novas regras também introduzem uma prática de Aviso Condicional de Outorga (CNOA) que indicará que o pedido é admissível, sujeito à retificação de vícios menores. Isso também vai agilizar o processo e reduzir as idas e vindas adicionais com a Cipo”, destacou o escritório.

Este aviso destina-se a que o examinador considere o pedido como admissível mesmo que apresente pequenos defeitos que devem ser corrigidos no prazo de 4 meses, no entanto, defeitos "aceitáveis" são aqueles identificados no CNOA no momento da apresentação da resposta.

Outras mudanças incluíram a introdução de disposições que permitem a correção de erros nas traduções, mudanças para referenciar o padrão de listagem de sequências PCT e uma extensão para os solicitantes corrigirem pagamentos incorretos que ocorreram como resultado da obtenção de informações incorretas da parte do comissário da Cipo.

No que diz respeito às traduções, as alterações incluem uma disposição que obriga os requerentes a garantir que as traduções apresentadas em inglês ou francês das suas candidaturas na fase nacional foram preparadas sem erros, ou seja, evitando traduções automáticas.

Na fase nacional, quando um pedido internacional se torna um pedido na fase local do PCT, o pedido passa a ser tratado como um pedido de patente depositado no Canadá sujeito às seções 153 a 157 das regras, com isso as informações ou avisos incluídos no pedido internacional depositado a solicitação será considerada recebida pelo Comissário na data do depósito internacional, enquanto as notificações serão consideradas recebidas pelo Comissário no dia em que forem fornecidas. Todos os pedidos de patentes estão abertos à inspeção pública.

Solicitações pendentes e exame antecipado

Matthew D. Powell e Yuri Chumak, sócios do Dickinson Wright PLLC, publicaram na semana passada um artigo recomendando que os interessados solicitem revisão antecipada de solicitações canadenses pendentes, apresentação antecipada de solicitações divisionais e exame de solicitação dessas solicitações pendentes que possam estar sujeitas a uma objeção de unidade de invenção (requisito de restrição) e entrar no Canadá antecipadamente e solicitar um exame no momento do depósito de pedidos internacionais pendentes ou possíveis solicitações canadenses baseadas na Convenção de Paris.

A lei de patentes canadense só concede uma patente para uma invenção que pode ser invalidada por um tribunal se tiver reivindicações consideradas óbvias em comparação com uma patente anterior, razão pela qual os agentes de patentes buscam a intervenção de um examinador para evitar anulações que normalmente surgem quando existem duas patentes com esse tipo de obviedade. É justamente por isso que muitos preferem agrupar várias reivindicações em uma única solicitação, o que acaba aumentando as reivindicações de que a mudança de regra irá tributar a partir de agora. Essa prática é conhecida no Canadá como "provocar o requisito de restrição".

“Sabe-se que quando os pedidos fracionários são depositados para dar continuidade ao patenteamento de reivindicações de invenção, ter a opinião do examinador de que as reivindicações devem ser feitas em pedidos separados pode servir como uma espécie de isolamento administrativo contra a invalidação em casos fracionários para o duplo patenteado, já que o agrupamento de conjuntos de reivindicações em uma única solicitação faz com que o número de reclamações aumente, tendo o examinador ajudando a mitigar esse risco de invalidez, como tem sido feito historicamente, pode necessariamente se tornar caro”, apontaram Chumak e Powell.


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Revisão exaustiva e patentes de qualidade

Uma revisão da análise das mudanças publicadas pelos escritórios de advocacia canadenses, bem como as recomendações feitas por eles, deixa claro que as modificações nas Regras de Patentes devem ser abordadas com cuidado devido às características únicas da lei nacional de patentes, que prevê o patenteamento duplo e a prática divisional.

A Lei de Patentes Canadense concede direitos exclusivos por 20 anos a partir da data de apresentação, mas para que isso aconteça é necessário apresentar um pedido de divulgação da invenção à Cipo, pagar as taxas e solicitar formalmente o exame, que tem como objetivo determinar se o pedido não tem defeitos ou, se tiver, dar a oportunidade de ajustar em um exame. A regulamentação canadense foi concebida para que haja uma revisão exaustiva das patentes, buscando que todas sejam de qualidade, isso decorre do fato de não haver limite para o número de exames que o Cipo deve realizar, o que não torna fácil determinar quanto tempo pode levar para revisar uma solicitação.

Em contrapartida, outras jurisdições fecharam os prazos para solicitações e suas correções. “Embora o Canadá não seja único em sua abordagem atual de permitir um número ilimitado de iterações entre o solicitante e o Cipo”, lê-se no Canada Gazette, “esta abordagem não é ideal em termos de garantir o uso eficiente dos recursos da Oficina e é problemático tendo em vista a obrigação futura do PTA”.

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