Efeitos da ADI 5529 no prazo de proteção das patentes

No dia 12 de maio de 2021 foi finalizado, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5529, declarando-se inconstitucional o parágrafo único do artigo 40 da Lei da Propriedade Industrial – Lei nº 9.279/96.

Referido artigo dispunha que "o prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior".

Tal dispositivo culminou na Ação em questão, de relatoria do ministro Dias Toffoli, sob o argumento de que feriria princípios constitucionais, mormente o da temporariedade da proteção sobre as patentes (inciso XXIX do art. 5º da Constituição Federal).

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O ponto principal de discussão foi o fato de que o dispositivo em questão possibilitaria a extensão do prazo de proteção a ser conferido formalmente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a patentes, em razão de ser amplamente conhecida a demora do Instituto em finalizar as análises dos respectivos pedidos (o que é popularmente conhecido como “backlog do INPI”).

Sob outro prisma, afirmou-se que tal extensão tratava-se, em verdade, de uma indeterminação quanto à duração da proteção privilegiada sobre as patentes concedidas pelo INPI.

Para aqueles que defendiam a declaração de inconstitucionalidade, o argumento-chave era o de que haveria violação da livre concorrência e da atividade inventiva como um todo, bem como que o parágrafo único do artigo 40 da LPI não encontraria paralelo em nenhuma outra legislação estrangeira.

O debate tomou maiores proporções também devido à situação pandêmica e, consequentemente, à busca por tecnologias e medicamentos em combate à Covid-19. Argumentou-se que a indeterminação do prazo de proteção de patentes relacionadas à área da saúde poderia ser prejudicial ao esforço dos profissionais que estavam buscando soluções neste sentido.

De outro lado, aqueles que entendiam o dispositivo como constitucional argumentavam, por exemplo, que enquanto o pedido da patente está em exame/trâmite perante o INPI, o seu titular possui apenas uma expectativa de direito, e não ainda o privilégio de exploração em si.

Isso significaria que uma decisão de declaração de inconstitucionalidade poderia tolher o tempo de proteção que a empresa deteria sobre suas patentes eventualmente concedidas pelo INPI. 

Apresentados todos os argumentos e passados todos os trâmites processuais, o Supremo Tribunal Federal, em 06 de maio de 2021, por maioria, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996, restando apenas deliberar a respeito da modulação dos efeitos da decisão.

Assim, em 12 de maio, restou decidido que os efeitos seriam ex nunc a partir da publicação da ata do julgamento, a qual se deu em 13 de maio de 2021, “(...) de forma a se manter as extensões de prazo concedidas com base no preceito legal, mantendo-se, assim, a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência do aludido preceito”.

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Entretanto, o acórdão estabeleceu exceções à regra acima, para:

1. as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021, inclusive (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo); e para
2. as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, operando-se, em ambas as situações, o efeito ex tunc, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI, respeitado o prazo de vigência da patente estabelecido no caput do art. 40 da Lei 9.279/1996 e resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão de prazo das referidas patentes.

Fato é que ainda será necessário verificar as consequências da decisão em cada caso, bem como as medidas que serão tomadas no que se refere à compensação do tempo despendido pelo INPI para exame dos pedidos de patente, a fim de que os autores não sejam prejudicados e possam desfrutar de um período razoável de proteção de sua invenção.

*Fernanda Carmagnani Rodrigues é advogada da área de propriedade intelectual da SiqueiraCastro.